圖1

圖2

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圖4

圖5

圖6

第33255177號(hào)“橙米 CNMI”商標(biāo)異議案
打擊侵犯他人著作權(quán)行為 保護(hù)知名企業(yè)商譽(yù)

一、基本案情
　　異議人：小米科技有限責(zé)任公司
　　被異議人：泉州廣玉電子商務(wù)有限公司
　　被異議商標(biāo)：圖1
　　異議人主要理由：被異議商標(biāo)與異議人第32028118號(hào)、第10674961號(hào)“MI”等商標(biāo)構(gòu)成相同或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)侵犯了異議人在先美術(shù)作品著作權(quán)。
　　被異議人未在法定期限內(nèi)答辯。
　　經(jīng)審查，商標(biāo)局認(rèn)為，被異議商標(biāo)（圖1）指定使用于第7類(lèi)“攪拌機(jī)；制食品用電動(dòng)機(jī)械；熨衣機(jī)；廚房用電動(dòng)機(jī)器”等商品上。異議人引證商標(biāo)（圖2）核定使用于第7類(lèi)“攪拌機(jī)；熨衣機(jī)；洗衣機(jī)；粉刷機(jī)；充電式掃地機(jī)”等商品上。雙方商標(biāo)指定使用商品屬于同一種或類(lèi)似商品，被異議商標(biāo)完整包含異議人具有獨(dú)特設(shè)計(jì)的引證商標(biāo)，故雙方商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。異議人提供的著作權(quán)登記證書(shū)表明該作品于2011年9月創(chuàng)作完成，并于2012年7月在國(guó)家版權(quán)局進(jìn)行登記，異議人對(duì)該作品享有在先著作權(quán)。被異議商標(biāo)英文部分中的“MI”與該作品在設(shè)計(jì)手法、表現(xiàn)形式、視覺(jué)效果等方面相近，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似。異議人提供的證據(jù)材料證明，經(jīng)異議人長(zhǎng)期使用和廣泛宣傳，該作品已在相關(guān)公眾中具有一定知名度，被異議人有接觸該作品的可能。因此，被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)已構(gòu)成對(duì)異議人在先著作權(quán)的侵犯。依據(jù)商標(biāo)法第三十條、第三十二條、第三十五條規(guī)定，被異議商標(biāo)不予注冊(cè)。

二、案件評(píng)析
　　本案的焦點(diǎn)問(wèn)題為被異議商標(biāo)是否違反商標(biāo)法第三十條和第三十二條的規(guī)定。
　　雙方商標(biāo)是否構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。
　　本案中，異議人引證商標(biāo)（圖2）設(shè)計(jì)獨(dú)特，具有獨(dú)創(chuàng)性，且經(jīng)異議人的長(zhǎng)期使用和廣泛宣傳，具有了一定的知名度，被異議商標(biāo)完整包含了具有獨(dú)創(chuàng)性和一定知名度的引證商標(biāo)。同時(shí)其漢字部分“橙米”，亦與異議人商號(hào)及中文商標(biāo)“小米”含義有一定關(guān)聯(lián)，可見(jiàn)，被異議人主觀上具有摹仿異議人在先知名商標(biāo)，不正當(dāng)借助異議人商譽(yù)的意圖，此種意圖更易增加雙方商標(biāo)在市場(chǎng)上混淆的可能性。故雙方商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。
　　被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)是否損害異議人著作權(quán)。
　　本案中，異議人提供的著作權(quán)登記證書(shū)時(shí)間明顯早于被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)間，異議人對(duì)該作品享有在先著作權(quán)。且在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前，異議人已將（圖2）標(biāo)識(shí)申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)。鑒于異議人提交的著作權(quán)登記證產(chǎn)生于被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前，具有較強(qiáng)的證明力，其與商標(biāo)注冊(cè)證結(jié)合，在沒(méi)有相反證據(jù)予以推翻的情況下，可以推定異議人為著作權(quán)人。
　　在著作權(quán)歸屬確定的情況下，判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否損害著作權(quán)，還需符合“實(shí)質(zhì)性相似+接觸可能”要件。
　　認(rèn)定實(shí)質(zhì)性相似主要考慮被異議商標(biāo)是否使用了異議人作品中具有獨(dú)創(chuàng)性的內(nèi)容。與商標(biāo)近似判斷并不完全相同，商標(biāo)近似通常以音、形、義整體判斷，但實(shí)質(zhì)性相似并不要求整體的近似性，只要其中某一部分與他人在先作品在設(shè)計(jì)手法上雷同即構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。本案中，（圖2）只是被異議商標(biāo)的一部分，但該部分與異議人享有著作權(quán)的作品在構(gòu)成元素、設(shè)計(jì)手法、視覺(jué)效果上完全相同，可以認(rèn)為二者構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似。
　　是否具有接觸可能，通常作品如在先發(fā)表、作為商標(biāo)公開(kāi)或進(jìn)行商業(yè)使用，可以推定接觸。本案中，異議人（圖2）商標(biāo)在先申請(qǐng)并經(jīng)初步審定公告，已在先公開(kāi)，同時(shí)異議人在市場(chǎng)亦將作為其主要商業(yè)標(biāo)識(shí)進(jìn)行使用和廣泛宣傳，并具有一定知名度。因此，可以認(rèn)為被異議人有接觸異議人作品的可能。
　　綜合考慮以上因素，本案可以認(rèn)定被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)已構(gòu)成對(duì)異議人在先著作權(quán)的損害。

三、典型意義
　　本案是一起典型的制止“傍名牌”，對(duì)國(guó)內(nèi)知名品牌進(jìn)行保護(hù)的案件。本案中異議人同時(shí)主張商標(biāo)法第三十條、第三十二條。本案較好把握了兩個(gè)條款的立法意圖和構(gòu)成要件，在認(rèn)定商標(biāo)近似時(shí)，堅(jiān)持整體觀察，并充分考慮異議人在先商標(biāo)知名度，被異議人攀附其商譽(yù)之主觀意圖；在認(rèn)定損害著作權(quán)時(shí)，準(zhǔn)確理解實(shí)質(zhì)性相似的判斷標(biāo)準(zhǔn)，回歸著作權(quán)保護(hù)之本意。本案典型意義在于，在商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)并存的情況下，厘清兩種權(quán)利的保護(hù)要件和規(guī)則，兩個(gè)條款的運(yùn)用并行不悖，有力地制止了商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的“傍名牌”“搭便車(chē)”的行為。

□國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局異議審查四處 呂紅艷

第36699370 號(hào)“云銅”等系列商標(biāo)無(wú)效宣告案
嚴(yán)厲打擊不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)

一、基本案情及分析
　　爭(zhēng)議商標(biāo)：圖3
　　“云銅”、牛角圖形等系列97件商標(biāo)分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為云瑞之祥）、美國(guó)奧洛海集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為美國(guó)奧洛海）、中國(guó)云銅集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為中國(guó)云銅）（上述三方公司統(tǒng)稱(chēng)為被申請(qǐng)人）在多個(gè)商品及服務(wù)類(lèi)別上注冊(cè)。云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司（系列案件申請(qǐng)人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為云南銅業(yè)集團(tuán)）分別對(duì)上述“云銅”等系列商標(biāo)（以下稱(chēng)爭(zhēng)議商標(biāo)）提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。申請(qǐng)人主張其為1996年經(jīng)批準(zhǔn)成立的大型企業(yè),“云銅”作為申請(qǐng)人簡(jiǎn)稱(chēng)，已經(jīng)與申請(qǐng)人建立了唯一、固定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。美國(guó)奧洛海、中國(guó)云銅均系以云瑞之祥為核心設(shè)立的公司，上述三家公司聯(lián)合囤積注冊(cè)大量“云銅”等商標(biāo)，虛假宣傳，以牟取非法利益，其系列注冊(cè)行為嚴(yán)重違反誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)秩序造成破壞，請(qǐng)求依據(jù)商標(biāo)法第四條、第四十四條第一款等規(guī)定，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
　　被申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。
　　經(jīng)審理，商標(biāo)局認(rèn)為，在案證據(jù)顯示爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，“云銅”已作為申請(qǐng)人云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)與申請(qǐng)人形成對(duì)應(yīng)關(guān)系，在有色金屬行業(yè)具有一定知名度。爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人的企業(yè)名稱(chēng)的簡(jiǎn)稱(chēng)完全相同，被申請(qǐng)人對(duì)此無(wú)合理解釋。被申請(qǐng)人三方核心股東重合，中國(guó)云銅昆明代表處與云瑞之祥地址相同，上述三家公司具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。云瑞之祥、美國(guó)奧洛海以及被申請(qǐng)人在全部45個(gè)商品及服務(wù)類(lèi)別上通過(guò)申請(qǐng)注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業(yè)集團(tuán)企業(yè)標(biāo)識(shí)完全相同的牛角圖形等商標(biāo)，并以此為權(quán)利基礎(chǔ)對(duì)申請(qǐng)人提出多起民事侵權(quán)訴訟，同時(shí)通過(guò)中金通匯國(guó)際投資有限公司向申請(qǐng)人關(guān)聯(lián)公司發(fā)出報(bào)價(jià)80億元人民幣的《關(guān)于就“云銅”等商標(biāo)進(jìn)行合作與服務(wù)的報(bào)告》。被申請(qǐng)人三方公司大量申請(qǐng)、囤積注冊(cè)商標(biāo)，以合作為名索取高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)，同時(shí)利用注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行惡意訴訟，中國(guó)云銅在其官網(wǎng)發(fā)布于2019年和2020年其分別以2.34億美元和43.7億美元收購(gòu)美國(guó)奧洛海持有的“云銅”商標(biāo)進(jìn)行炒作。上述行為明顯有悖于誠(chéng)實(shí)信用原則，具有通過(guò)搶注商標(biāo)牟取不當(dāng)利益的目的，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)秩序，已構(gòu)成2019年商標(biāo)法第四條“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”以及2013年和2019年商標(biāo)法第四十四條第一款所指“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”之情形。綜合考慮以上因素，商標(biāo)局對(duì)第36699370號(hào)“云銅”等系列商標(biāo)予以無(wú)效宣告。

二、典型意義
　　規(guī)制惡意注冊(cè)、保護(hù)合法在先權(quán)利，商標(biāo)確權(quán)授權(quán)案件審理實(shí)踐中所涉及的法律條款包括商標(biāo)法第十三條、第十五條以及第三十二條。若系爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利人的注冊(cè)行為超出損害特定民事權(quán)益，構(gòu)成不正當(dāng)占用公共資源、損害公共利益、擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序或者其他不正當(dāng)方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)情形，則屬于商標(biāo)法第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形調(diào)整的范圍。2019年商標(biāo)法（以下稱(chēng)新商標(biāo)法）第四條增設(shè)了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定，旨在堅(jiān)決遏制“不以使用為目的”的惡意申請(qǐng)商標(biāo)行為，打擊囤積商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)行為。該條款中“不以使用為目的的注冊(cè)”以“惡意”為限定，即豁免了對(duì)于申請(qǐng)人為防止他人搶注其注冊(cè)商標(biāo)基于防御目的申請(qǐng)相同或近似商標(biāo)以及為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)預(yù)先適量申請(qǐng)商標(biāo)的情形。商標(biāo)申請(qǐng)人“不以使用為目的”的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利，囤積商標(biāo)構(gòu)成不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序，此為第四條所規(guī)制的“惡意”。新商標(biāo)法第四條和第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”情形中惡意申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)均不不以系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人本人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)為限，還包括與該行為人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)。
　　“云銅”等系列無(wú)效宣告案件中，云瑞之祥、美國(guó)奧洛海、中國(guó)云銅三方關(guān)聯(lián)公司在全部45個(gè)商品及服務(wù)類(lèi)別上通過(guò)申請(qǐng)注冊(cè)、相互轉(zhuǎn)讓等方式大量持有與申請(qǐng)人知名企業(yè)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)及企業(yè)標(biāo)識(shí)相同的“云銅”及牛角圖形等商標(biāo)，并以此為權(quán)利基礎(chǔ)對(duì)申請(qǐng)人提起多個(gè)民事侵權(quán)訴訟，同時(shí)通過(guò)第三方向申請(qǐng)人關(guān)聯(lián)公司發(fā)出報(bào)價(jià)數(shù)十億元人民幣的“云銅”系列商標(biāo)轉(zhuǎn)讓邀約，發(fā)布天價(jià)收購(gòu)“云銅”商標(biāo)新聞意圖炒作。上述大量囤積商標(biāo)、以此牟利的惡意注冊(cè)行為，嚴(yán)重違反了誠(chéng)實(shí)信用原則且破壞了商標(biāo)注冊(cè)秩序，在社會(huì)上造成惡劣影響，足可見(jiàn)商標(biāo)注冊(cè)的“惡意”且已構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”之情形。
　　新商標(biāo)法第四條在設(shè)置方面強(qiáng)調(diào)規(guī)制“不以使用為目的”的惡意注冊(cè)，商標(biāo)是否以使用為目，可作為區(qū)分該法律條款和第四十四條第一款的適用依據(jù)。值得注意的，兩個(gè)法律條款設(shè)置的根本均源于商標(biāo)注冊(cè)人違反誠(chéng)信義務(wù)。當(dāng)商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)行為不具備真實(shí)使用意圖，不當(dāng)占用了公共資源，客觀結(jié)果均造成對(duì)商標(biāo)注冊(cè)秩序的擾亂和公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序的沖擊，此時(shí)二者在法律適用上存在競(jìng)合。打擊惡意注冊(cè)要保持高壓態(tài)勢(shì)，多效并舉、合理運(yùn)用法律規(guī)范商標(biāo)注冊(cè)行為，是營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境的初心和踐行。

□國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評(píng)審四處 張丁萍

第17393381號(hào)“佳麗芙Jialifu”商標(biāo)無(wú)效宣告案
規(guī)范代理機(jī)構(gòu)行為 根治惡意搶注商標(biāo)及囤積行為

　　爭(zhēng)議商標(biāo)：圖4

一、基本案情
　　第17393381號(hào)“佳麗芙Jialifu”商標(biāo)（以下稱(chēng)爭(zhēng)議商標(biāo)）由馬繼輝（以下稱(chēng)爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人）于2015年07月09日申請(qǐng)注冊(cè)，于2017年11月21日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第3類(lèi)“化妝品、洗發(fā)液”等商品上，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)期限至2026年09月06日。該商標(biāo)于2018年08月13日轉(zhuǎn)讓至楊冬平（本案被申請(qǐng)人）名下。S.C.莊臣父子公司（本案申請(qǐng)人）于2019年04月15日對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求。
　　申請(qǐng)人稱(chēng)，爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人是經(jīng)備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)“廣州市洋智廣告設(shè)計(jì)有限公司”的唯一自然人股東，在商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定的制約下，該代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)而以其唯一自然人股東名義提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，惡意囤積商標(biāo)并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓牟利。依據(jù)商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定，申請(qǐng)人請(qǐng)求對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。被申請(qǐng)人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二、案情解析
　　爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否違反商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定？本案中，廣州市洋智廣告設(shè)計(jì)有限公司為自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，系經(jīng)我局備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人馬繼輝系其唯一股東，馬繼輝申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)多達(dá)兩千余件，其中，包含“喜運(yùn)登”“三菱”“麗仕”“保羅約翰頓”“御佰草”“美汝蓮”“卡詩(shī)嬌”“嬌韻尚”“LG”“佐米菲”等大量與他人知名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，包括爭(zhēng)議商標(biāo)在內(nèi)的其名下大量商標(biāo)由該代理機(jī)構(gòu)代理申請(qǐng)注冊(cè)。據(jù)此可以認(rèn)定，爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人、廣州市洋智廣告設(shè)計(jì)有限公司具有搶注他人商標(biāo)、囤積商標(biāo)的共同故意，爭(zhēng)議商標(biāo)系該商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借其唯一股東之名申請(qǐng)注冊(cè)，以達(dá)到規(guī)避法律之目的，爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人的行為應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為。爭(zhēng)議商標(biāo)指定使用的“化妝品”等商品不屬于商標(biāo)法第十九條第四款中所規(guī)定的“代理服務(wù)”。綜上，爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反了商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定。

三、典型意義
　　本案涉及到商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借他人名義惡意規(guī)避商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定進(jìn)行搶注和囤積商標(biāo)的問(wèn)題。商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定，“商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)”。其立法目的在于防止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)利用自身優(yōu)勢(shì)惡意搶注商標(biāo)或者囤積商標(biāo)牟取利益的行為，規(guī)范商標(biāo)代理市場(chǎng)。為解決商標(biāo)代理活動(dòng)中的混亂現(xiàn)象以及嚴(yán)重?cái)_亂商標(biāo)市場(chǎng)秩序情形的出現(xiàn)，商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)行為規(guī)范的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。與商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)具有串通合謀行為或者具有特定關(guān)系的人搶注、囤積商標(biāo)的行為，應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為，適用商標(biāo)法第十九條第四款予以規(guī)制，以防止商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借他人名義惡意規(guī)避該規(guī)定搶注和囤積商標(biāo)，致使該條款立法目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。本案中，廣州市洋智廣告設(shè)計(jì)有限公司系經(jīng)我局備案的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，爭(zhēng)議商標(biāo)原申請(qǐng)人馬繼輝系該代理機(jī)構(gòu)股東（持股比例100%），其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)多達(dá)兩千余件，其中包含大量與他人知名商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，涵蓋的商品類(lèi)別廣泛，并多由該代理機(jī)構(gòu)代理申請(qǐng)注冊(cè)，顯然不是為了正常的商業(yè)使用目的，兩者具有明顯串通合謀搶注他人商標(biāo)、囤積商標(biāo)的共同故意，該商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)假借其股東之名義在第3類(lèi)“化妝品”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，以規(guī)避商標(biāo)法第十九條第四款的規(guī)定，該股東的行為應(yīng)視為商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的行為。其申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)時(shí)所具有的不正當(dāng)性不因爭(zhēng)議商標(biāo)轉(zhuǎn)讓而改變，被申請(qǐng)人是否善意受讓爭(zhēng)議商標(biāo)亦不影響對(duì)上述行為的判斷，因?yàn)椋朔N“毒樹(shù)之果”缺乏受法律保護(hù)的正當(dāng)性基礎(chǔ)。由此，本案適用商標(biāo)法第十九條第四款之規(guī)定對(duì)上述行為予以規(guī)制。

□國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評(píng)審五處 王 靖

第12676248號(hào)“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標(biāo)無(wú)效宣告案
首次運(yùn)用巡回口審方式查清案件復(fù)雜事實(shí)、準(zhǔn)確界定商標(biāo)在先使用商標(biāo)共存等問(wèn)題

一、基本案情
　　爭(zhēng)議商標(biāo)：圖5
　　引證商標(biāo)：圖6
　　申請(qǐng)人：上海故事絲綢發(fā)展有限公司
　　被申請(qǐng)人：杭州綾絕頂服飾有限公司
　　申請(qǐng)人主要理由：第一，“上海故事”是申請(qǐng)人使用多年并已建立極高知名度的注冊(cè)商標(biāo)。爭(zhēng)議商標(biāo)與申請(qǐng)人的第10087133號(hào)“上海故事”商標(biāo)（以下稱(chēng)引證商標(biāo)）構(gòu)成類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)。第二，爭(zhēng)議商標(biāo)的實(shí)際使用容易使消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源、品質(zhì)等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)，爭(zhēng)議商標(biāo)的實(shí)際使用將具有欺騙性。被申請(qǐng)人有意摹仿他人在先知名商標(biāo)的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當(dāng)手段”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為。第三，被申請(qǐng)人股東親屬曾在申請(qǐng)人公司工作，屬于明知爭(zhēng)議商標(biāo)存在并進(jìn)行搶注的行為。第四，被申請(qǐng)人具有惡意注冊(cè)他人在先知名商標(biāo)和不誠(chéng)信的行為，擾亂了商標(biāo)注冊(cè)秩序和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。綜上，請(qǐng)求依據(jù)2013年商標(biāo)法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項(xiàng)、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規(guī)定，對(duì)爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
　　被申請(qǐng)人答辯主要理由：第一，被申請(qǐng)人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營(yíng)上海故事品牌，遠(yuǎn)早于申請(qǐng)人引證商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日。第二，依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，在先使用并未注冊(cè)的商標(biāo)經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊(cè)商標(biāo)商標(biāo)共存，本案中爭(zhēng)議商標(biāo)在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)能夠與本案引證商標(biāo)共存。第三，爭(zhēng)議商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。第四，爭(zhēng)議商標(biāo)為被申請(qǐng)人獨(dú)創(chuàng)，不存在任何主觀惡意行為。綜上，請(qǐng)求維持爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)。

二、案情解析
　　被申請(qǐng)人主張依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定，爭(zhēng)議商標(biāo)可與引證商標(biāo)共存。2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。該條款旨在保護(hù)已經(jīng)在市場(chǎng)上在先自創(chuàng)并善意使用的未注冊(cè)但有一定影響商標(biāo)所有人的權(quán)益，并非商標(biāo)授權(quán)確權(quán)條款。被申請(qǐng)人所謂早期經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據(jù)不能證明是其自創(chuàng)使用。根據(jù)在案證據(jù)可知，上海紫琦服飾有限公司與申請(qǐng)人的法定代表人均為楊求良，同時(shí)上海紫琦服飾有限公司亦為申請(qǐng)人的股東；在案證據(jù)顯示，申請(qǐng)人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權(quán)陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號(hào)店鋪、杭州市武林路337號(hào)店鋪、河坊街183號(hào)店鋪、紹興市魯迅故里主街區(qū)33號(hào)店鋪對(duì)“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷(xiāo)、推廣活動(dòng)。上述申請(qǐng)人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時(shí)間為2006年8月18日。在案證據(jù)顯示，被申請(qǐng)人的法定代表人陳德勇曾在2006年至2008年間分別在南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號(hào)、南京市秦淮區(qū)貢院街168號(hào)、杭州市河坊街191-201號(hào)、魯迅故里主街區(qū)33號(hào)單獨(dú)或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開(kāi)設(shè)門(mén)店，經(jīng)營(yíng)“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時(shí)間是2006年9月25日。據(jù)此可知，申請(qǐng)人授權(quán)陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門(mén)店的時(shí)間早于陳德勇開(kāi)設(shè)門(mén)店經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時(shí)間。依據(jù)本案查明事實(shí)可知，陳德勇既為被申請(qǐng)人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關(guān)系，陳德勇開(kāi)設(shè)的門(mén)店位置與陳妙珠經(jīng)營(yíng)“上海故事”及“STORY OF shanghai”門(mén)店的位置在距離上相近或重合。綜上，在案證據(jù)不能證明在引證商標(biāo)申請(qǐng)日之前，被申請(qǐng)人在先自創(chuàng)并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標(biāo)。因此，被申請(qǐng)人請(qǐng)求爭(zhēng)議商標(biāo)應(yīng)與引證商標(biāo)共存的主張不予支持。

三、典型意義
　　本案中，重點(diǎn)在于被申請(qǐng)人是否在先使用爭(zhēng)議商標(biāo)且具有一定影響力，其在后注冊(cè)商標(biāo)是否可以依據(jù)2013年商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定與申請(qǐng)人的商標(biāo)并存。
　　2013年商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。本條規(guī)定的是他人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的正當(dāng)使用問(wèn)題。我國(guó)作為商標(biāo)注冊(cè)制國(guó)家，商標(biāo)經(jīng)注冊(cè)獲得商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，但也存在有些商標(biāo)使用人沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)，即已經(jīng)使用并具有一定影響的情形。如果商標(biāo)注冊(cè)人在同一種或類(lèi)似商品上注冊(cè)與在先使用人相同或者近似的商標(biāo)，并因此禁止在先使用人使用，對(duì)在先使用人對(duì)于該商標(biāo)的付出明顯不公平。為了平衡商標(biāo)注冊(cè)人和商標(biāo)使用人之間的利益，彌補(bǔ)商標(biāo)注冊(cè)制的局限，2013年商標(biāo)法對(duì)在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)也在一定條件下給予保護(hù)，此條款即為其中之一。但我國(guó)作為商標(biāo)注冊(cè)制國(guó)家，對(duì)于已注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)仍應(yīng)遵循2013年商標(biāo)法的其他相關(guān)規(guī)定。

□國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局評(píng)審十處 楊豐璟